Dovada utilizării mărcii. Dificultăți și soluții[1]
Dovada utilizării efective a mărcii pe teritoriul pentru care a fost dobândit dreptul la marcă, în activități de comercializare a produselor și serviciilor pentru care marca fost înregistrată este esențială pentru păstrarea dreptului la marcă.
Protecția legală a mărcii pe un anumit teritoriu nu se justifică decât în măsura în care aceasta este utilizată efectiv, sub sancțiunea stingerii dreptului la marcă prin decădere.
Într-o primă parte a prezentării voi avea în vedere câteva aspecte esențiale privind criteriile în raport de care se apreciază că utilizarea mărcii a fost efectivă, urmată de prezentarea cazului The Standard, în care, în soluționarea unei acțiuni în decădere, s-a ridicat problema dacă marca europeană The Standard, înregistrată, între altele, pentru servicii hoteliere, a fost utilizată efectiv pe teritoriul UE, în condițiile în care serviciile hoteliere au fost prestate exclusiv pe teritoriul SUA. Dezlegările date de Tribunalul european prin hotărârea pronunțată în cauza T-768/20 suscită întrebări privind modificarea standardului de probă a utilizării efective a mărcii.
Legislația națională și europeană permite ca orice persoană interesată să poată înregistra o marcă pentru oricâte clase de produse și servicii, prezumția fiind aceea că înregistrarea s-a făcut cu bună credință, în scopul exercitării efective a dreptului la marcă.
Termenul de grație de care dispune titularul mărcii pentru a începe utilizarea efectivă a mărcii înregistrate este, în principiu, de 5 ani de la data înregistrării mărcii.
Problema dovedirii faptului că marca a fost efectiv utilizată se poate ridica fie în cadrul unei acțiuni principale în decădere, în care pârâtul - titular al mărcii are sarcina probei utilizării efective a mărcii, fie în cadrul unei cereri incidentale formulate de pârâtul în actul de opoziție, sau într-o acțiune în contrafacere, sau într-o acțiune în anularea înregistrării mărcii ulterioare.
În absența dovezii utilizării efective a mărcii, cererea de decădere va fi admisă, cu consecința pierderii dreptului la marcă, de principiu, de la data introducerii cererii și vor fi respinse cererile formulate de titularul mărcii anterior înregistrate împotriva solicitantului unei mărci ulterioare, respectiv: actul de opoziție, acțiunea în contrafacere și acțiunea în anularea înregistrării mărcii ulterioare.
Utilizarea efectivă a mărcii nu poate fi presupusă, ci trebuie să se bazeze pe probe concrete, obiective și verificabile.
Sunt admisibile orice mijloace de probă.
Înscrisurile emise de titularul mărcii, sau provenite de la persoane aflate într-o relație de subordonare față de titularul mărcii nu constituie, în sine, dovezi suficiente de utilizare efectivă, din cauză că există un interes direct în obținerea unei anumite soluții. Așadar, este necesară verificarea veridicității informațiilor conținute prin coroborare cu alte probe care emană de la terțe persoane dezinteresate și independente de titularul mărcii.
În aprecierea utilizării efective a mărcii sunt examinate următoarele criterii cumulative:
- locul utilizării, care trebuie să fie teritoriul pentru care a fost dobândit dreptul la marcă;
- durata utilizării, care trebuie să se situeze în intervalul de 5 ani anteriori datei la care a fost introdusă cererea de decădere sau s-a solicitat dovada utilizării efective;
- amploarea utilizării, care trebuie să corespundă unei utilizări constante, reale și serioase a mărcii, în scopul de a obține o cotă de piață şi
- natura utilizării mărcii anterioare, respectiv utilizarea mărcii așa cum este înregistrată sau într-o formă diferită, dar care nu modifică elementul distinctiv și dominant al mărcii, pentru produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată și în conformitate cu funcția esențială de indicare a originii comerciale a produselor și serviciilor.
Am ales ca exemplu cazul soluționării acțiunii în decădere din drepturile conferite de marca europeană The Standard, finalizat recent prin decizia Primei Camere de recurs a Oficiului european pentru proprietate intelectuală (EUIPO) din 30 mai 2023 (cazul R 828/2020-1), pronunțată la rejudecarea pe fond a cererii de anulare a deciziei inițiale de admitere în tot a acțiunii în decădere.
Marca europeană The Standard a fost înregistrată de o societate comercială cu sediul în SUA, pentru produse din clasa 18: articole din piele, clasa 25: îmbrăcăminte, servicii din clasa 38: furnizare de servicii de acces la internet, clasa 39: servicii de parcare a mașinilor, clasa 41: furnizarea infrastructurii necesare pentru organizarea de întâlniri, clasa 43: servicii hoteliere, restaurant, bar, cafenea, săli de banchet, clasa 44: servicii de coafor și cosmetică.
Ulterior împlinirii termenului de 5 ani de la data înregistrării mărcii, o societate comercială din Hong Kong a formulat acțiune în decădere pentru toate produsele și serviciile pentru motivul neutilizării efective a acesteia pe teritoriul Uniunii Europene, în perioada relevantă de 5 ani anterior datei introducerii acțiunii.
Pentru a dovedi utilizarea efectivă a mărcii europene în UE, titularul a depus:
- capturi de ecran de pe site-ul standardhotels.com, redactat în limba engleză, care prezenta hotelul The Standard care urma să fie deschis la Londra;
- dovada existenței unui restaurant The Standard în Copenhaga;
- articole din presă privind deschiderea, în viitor, a unui hotel în Londra;
- articole din presa scrisă și online, în care se făcea vorbire despre hotelurile The Standard din SUA;
- extrase de pe un site de rezervări a hotelurilor din SUA, accesibil clienților de pe teritoriul Uniunii Europene;
- extrase de pe site-uri de rezervări accesibile de pe teritoriul Uniunii Europene, care permiteau efectuarea plății în moneda locală: lire sterline, euro, coroane norvegiene și suedeze;
- publicitate online din anul 2016, făcută pentru hotelurile situate în SUA;
- extrase din conturile Instagram și Facebook deținute de titularul mărcii, care făceau referire la hotelurile The Standard situate în Miami, New York și Los Angeles și în care se anunța că urmeză deschiderea unui hotel în Londra;
- rezervări ale hotelurilor The Standard de către clienți din Uniunea Europeană, fără a se indica și locația acestor hoteluri;
- 51 de facturi emise pe numele unor clienți din țări ale Uniunii Europene, care au beneficiat de serviciile hoteliere în SUA;
- extrase din Google analytics, din care reieșea că 80% din utilizatorii site-ului standardhotels.com sunt din SUA, restul de 20% fiind împărțit între state care nu sunt membre ale UE și state membre ale UE și din state ale UE: 1,3 % din utilizatori si site-ului provin din Franța, 1,1% din Germania și 0,8% din Italia.
Divizia de anulare din cadrul EUIPO a admis în tot acțiunea în decădere[2], având în vedere că titularul nu a dovedit utilizarea efective a mărcii europene pentru servicii hoteliere oferite pe teritoriul UE, hotelurile fiind situate pe teritoriul SUA.
S-a statuat că este lipsită de relevanță împrejurarea că unii clienți ai hotelurilor The Standard erau cetățeni europeni, câtă vreme aceștia beneficiau de serviciile hoteliere pe teritoriul SUA și nu pe teritoriul UE.
Nu au fost considerate suficiente dovezile privind viitoarea deschidere a hotelului The Standard în Londra, în lipsa unor dovezi precum:
- facturi emise către viitori clienți,
- rezervări ale camerelor, sau
- activități de publicitate adresate publicului larg în perioada relevantă.
Nu au fost considerate suficiente pentru dovada întinderii utilizării mărcii dovezile privind existența unui restaurant The Standard în Copenhaga, în lipsa unor facturi și a datelor privind cifra de afaceri.
Împotriva acestei decizii, titularul mărcii a formulat recurs, care a fost respins de a 5-a Cameră de recurs, prin decizia din 27 noiembrie 2020 (cazul R 828/2020-5).
Calea de atac formulată împotriva deciziei Camerei de recurs a fost admisă de Tribunalul UE (cazul T-768/20), prin hotărârea din 13 iulie 2022. Decizia de admitere a acțiunii în decădere a fost anulată, marca rămănând înregistrată pentru toate serviciile.
În motivare, Tribunalul a statuat:
- că locul prestării serviciilor hoteliere sub marca europeană The Standard nu trebuie confundat cu locul utilizării efective a mărcii europene,
- că orice act pe care, în exercitarea dreptului exclusiv la marcă, titularul mărcii îl poate interzice unui terț pe calea acțiunii în contrafacere constituie un act de utilizare a mărcii în sensul dispozițiilor legale din materia decăderii din dreptul la marcă și
- că sunt acte de utilizare a mărcii oferirea serviciilor sub marcă și utilizarea mărcii pentru publicitate, dacă publicitatea este făcută serviciilor prestate sub marcă. Or, aceste acte de utilizare a mărcii au fost efectuate pe teritoriul Uniunii Europene.
Dosarul a fost trimis spre rejudecare Camerei de recurs din cadrul EUIPO, dezlegările Tribunalului fiind obligatorii la rejudecare.
Prin decizia din 30 mai 2023 (cazul R 828/2020-1), prima Cameră de recurs a anulat în parte decizia inițială de admitere în tot a acțiunii în decădere, marca europeană rămânând înregistrată pentru serviciile din clasa 43: hotel, restaurant, bar, cafenea.
Privitor la locul utilizării efective a mărcii, prima Cameră de recurs a statuat că dovezile de pregătire pentru începerea utilizării mărcii în Marea Britanie, stat membru UE la data respectivă, sunt nerelevante, pentru că nu erau datate, sau erau datate în afara perioadei relevante.
S-a reținut că, potrivit declarației unui martor, consumatorii europeni puteau rezerva camerele de hotel în moneda euro, sau în coroane suedeze și norvegiene.
S-a reținut că titularul nu a adus dovezi privind cuantumul cheltuielilor de publicitate
Evaluând în ansamblu probatoriul, Camera de recurs a decis că publicitatea serviciilor hoteliere și oferta de servicii au avut ca țintă consumatori din UE, chiar dacă aceste servicii au fost prestate efectiv în SUA. În consecință, titularul a dovedit utilizarea mărcii europene pe teritoriul UE, pentru servicii hoteliere și servicii conexe din clasa 43.
Privitor la amploarea utilizării, respectiv, volumul actelor de utilizare, durata și frecvența utilizării mărcii, Camera de recurs a statuat că nu există un prag de minimis al utilizării și că titularul mărcii nu este obligat să dezvăluie întregul volum al vânzărilor, sau al cifrei de afaceri.
Cele 51 de facturi emise pe numele clienților cetățeni europeni beneficiari ai serviciilor hoteliere au fost considerate suficiente.
În primul rând, observăm că probatoriul administrat constă, în majoritatea sa, din înscrisuri obținute din mediul digital, în care principiul teritorialității mărcii nu este aplicabil, precum: capturi de ecran de pe pagina de internet a hotelurilor situate în SUA, pagini de internet ale unor reviste, extrase de pe conturile de socializare ale titularului mărcii de pe platforme precum Instagram, Facebook, extrase de pe platforme de rezervări hoteliere, extrase de pe site-uri de călătorie.
Aceste pagini de internet, redactate în limba engleză, sunt accesibile de oriunde, nu numai de pe teritoriul Uniunii Europene. Totuși, s-a considerat că paginile de internet au avut ca țintă consumatorii europeni, deoarece aceștia le-au putut accesa în limba engleză și au putut rezerva serviciile hoteliere plătind cu moneda locală euro, coroane norvegiene sau suedeze. Or, utilizarea monedei locale pentru plăți efectuate pe internet presupune schimbul valutar, efectuat automat la momentul transferului bancar, plata fiind făcută în moneda locului în care este prestat serviciul.
Se poate concluziona că, pentru a dovedi utilizarea efectivă a unei mărci înregistrate pentru orice produse sau servicii într-o anumită jurisdicție, este suficient ca publicul consumator să poată accesa site-uri de internet în limba engleză, pe care figurează marca înregistrată, chiar dacă acesta nu beneficiază de respectivele produse sau servicii în jurisdicția respectivă? Situația ar fi diferită dacă site-ul ar fi într-o altă limbă de circulație internațională?
În al doilea rând, s-a decis că locul prestării serviciilor hoteliere, respectiv teritoriul SUA, nu trebuie confundat cu locul utilizării efective a mărcii înregistrate pentru servicii hoteliere.
Are relevanță că, din perspectiva consumatorului, locul executării contractului de prestări servicii este locul în care acesta beneficiază de respectivele servicii, a căror origine și calitate le este comunicată și garantată de marcă?
Poate o marcă să îndeplinească funcția esențială de a indica originea comercială a anumitor produse și servicii, în condițiile în care consumatorii nu au acces la respectivele produse și servicii?
Este posibil ca titularul mărcii să dobândească o anumită cotă din piața europeană a serviciilor hoteliere fără să presteze aceste servicii pe teritoriul UE?
În al treilea rând, s-a statuat că orice act pe care, în exercitarea dreptului exclusiv la marcă, titularul mărcii îl poate interzice unui terț pe calea acțiunii în contrafacere constituie un act de utilizare a mărcii în sensul dispozițiilor legale din materia decăderii din dreptul la marcă.
Se înțelege că și alte acte de utilizare care pot fi interzise terților în temeiul dreptului exclusiv asupra mărcii, cum sunt: aplicarea mărcii pe ambalaje, utilizarea mărcii pe documente/înscrisuri comerciale sau utilizarea mărcii ca denumire comercială constituie dovezi ale utilizării efective a mărcii pentru produsele și serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată?
În realitate, sfera actelor de utilizare efectivă a mărcii include sfera mai restrânsă a actelor de utilizare a mărcii fără consimțământul titularului, astfel încât, dacă este adevărat că utilizarea efectivă a mărcii presupune mai multe acte de utilizare a mărcii, nu orice act de utilizare a mărcii constituie o utilizare efectivă a mărcii.
În al patrulea rând, s-a statuat că utilizarea mărcii în publicitate este un act de utilizare a mărcii pentru servicii hoteliere, dacă publicitatea este făcută serviciilor prestate sub marcă.
Dezlegarea este valabilă numai în cazul publicității pentru servicii hoteliere, sau și pentru alte tipuri de servicii și inclusiv în cazul publicității făcute produselor, chiar dacă acestea nu sunt efectiv accesibile consumatorilor pe teritoriul în care marca a fost înregistrată?
Ce se înțelege prin publicitate, având în vedere în, în cazul discutat, nu s-a dovedit efectuarea unor campanii publicitare care să fi avut ca țintă consumatorii europeni, să se fi defășurat într-un anumit interval de timp și să fi presupus un anumit volum de investiții financiare?
Constituie oare ''activități de publicitate'' postarea mărcii pe site-uri de internet redactate în limba engleză, precum: site-uri de reviste, platforme de socializare: Instagram, Facebook, platforme de rezervări hoteliere, site-uri de călătorie?
Sunt întrebări care, sperăm, vor fi clarificate în practica EUIPO și jurisprudența instanțelor europene, pentru a conferi certitudine sistemului de protecție prin marcă europeană și națională, în contextul utilizărilor mărcii pe internet și pe platforme de socializare, sau de comerț electronic.
[1] Studiul a fost prezentat în cadrul reuniunii anuale a AIPPI Grupul român din 6 decembrie 2022, București.
[2] Decizia nr. 28401 C din 2 martie 2020.